17 октября Верховный Суд вынес Определение № 300-ЭС24-12173 по делу № СИП-597/2023, в котором указал, что возникновения права на сокращенное фирменное наименование задолго до подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по заявлению другого общества.
Спор из-за фирменного наименования
2 июля 2004 г. в ЕГРЮЛ были внесены сведения о сокращенном фирменном наименовании ООО «Павловский автобусный завод», включающем произвольную часть «ПАЗ».
2 октября 2015 г. товарный знак PAZ был зарегистрирован на имя ООО «Скейл» с приоритетом от 27 февраля 2014 г. в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, в том числе в отношении товаров «модели транспортных средств масштабные». В связи с тем что факт внесения в ЕГРЮЛ записи о сокращенном фирменном наименовании завода подтверждает возникновение его исключительного права на это наименование ранее даты приоритета товарного знака, 28 сентября 2022 г. завод подал в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку ООО «Скейл» в отношении товаров «модели транспортных средств масштабные» 28 класса МКТУ, ссылаясь на его несоответствие регистрации п. 8 ст. 1483 ГК ввиду сходства до степени смешения с отличительной частью своего сокращенного фирменного наименования, используемого задолго до даты приоритета товарного знака для индивидуализации деятельности, однородной спорной товарной позиции.
Роспатент решением от 31 марта 2023 г. отказал в удовлетворении возражения, исходя из отсутствия доказательств, свидетельствующих о фактически осуществляемой заводом деятельности по производству и реализации автобусов, которая могла бы признаваться однородной по отношению к товарам 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Административный орган отклонил доводы о широкой известности завода и реализации им исключительного права на фирменное наименование путем предоставления иным лицам неисключительной лицензии на использование изображения автобусов марки «ПАЗ» на уменьшенных моделях, отметив, что передача права на фирменное наименование по лицензии не допускается, в качестве деятельности под фирменным наименованием может быть признана только та деятельность, которая осуществлялась лицом, подавшим возражение, лично.
Завод, считая решение Роспатента незаконным, обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованиями признать его недействительным, а также обязать Роспатент внести в государственный реестр запись о прекращении правовой охраны товарного знака PAZ как товара 28 класса МКТУ.
Руководствуясь ст. 1474, 1483, 1512 ГК, разъяснениями п. 27 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», а также Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 г. № 32, СИП пришел к выводу о соответствии решения Роспатента положениям п. 8 ст. 1483 ГК и отказал в удовлетворении заявления.
Суд согласился с выводами административного органа об отсутствии надлежащих доказательств, подтверждающих широкую известность завода как единственного производителя автобусов «ПАЗ» и осуществление им с использованием фирменного наименования на дату приоритета товарного знака фактической деятельности, однородной товарам 28 класса МКТУ. Он указал, что вопреки позиции подателя возражения право на использование фирменного наименования не может быть предоставлено другому юридическому лицу, поскольку фирменное наименование индивидуализирует само юрлицо; в отличие от товарного знака, который индивидуализирует товар и может с согласия правообладателя использоваться другим лицом при производстве такого товара, передача права на фирменное наименование противоречит природе этого средства индивидуализации. Производство и реализация уменьшенных моделей автобусов марки ПАЗ иными лицами не являются использованием фирменного наименования завода.
Президиум СИП со ссылкой на ст. 1252, 1473, 1474, 1475, 1483 ГК, разъяснения п. 138 Постановления Пленума № 10 отменил решение первой инстанции и признал решение Роспатента недействительным. Апелляция сделала выводы о том, что потребитель уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ» был осведомлен о причастности завода к выпускаемой его лицензиатами до даты приоритета товарного знака продукции и ассоциировал соответствующие изделия с заводом за счет размещаемого указания «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”»/«Произведено по лицензии ООО “ПАЗ”». В данном случае лицензиаты доводили до потребителей сведения о фирменном наименовании лица, под контролем которого выпускается продукция. Деятельность таких лиц может быть принята во внимание в целях применения п. 8 ст. 1483 ГК.
ВС согласился с судом первой инстанции
Роспатент и общество «Скейл» обратились с кассационными жалобами в Верховный Суд. Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС напомнила, что сокращенные фирменные наименования защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в ЕГРЮЛ. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования, не допускается. В п. 8 ст. 1483 ГК закреплено, что не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или отдельными его элементами, право на которое возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Как напомнил ВС, согласно установленному правилу в п. 6 ст. 1252 ГК для ситуации, когда различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования. В развитие указанной нормы п. 1 и подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК регламентируют основания и возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, что означает оспаривание решения о госрегистрации знака, и признания недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак с отменой решения Роспатента о регистрации знака, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением, в частности, требования п. 8 ст. 1483 ГК.
Таким образом, указал Верховный Суд, при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования или сокращенного фирменного наименования необходимо установить следующие обстоятельства: соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории РФ, и даты приоритета товарного знака; наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного знака и фирменного наименования (отдельных его элементов); использование фирменного наименования до даты приоритета товарного знака в отношении товаров, однородных указанным в свидетельстве на товарный знак, или при осуществлении однородных видов деятельности.
ВС отметил: Роспатент, суды первой и кассационной инстанций установили, что право на сокращенное фирменное наименование возникло у завода ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом произвольная часть наименования сходна до степени смешения с товарным знаком. Основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований послужили выводы суда первой инстанции о недоказанности осуществления заводом фактической деятельности, связанной с производством товаров, однородных товарам «модели транспортных средств масштабные» 28 класса МКТУ, невозможности подтверждения факта использования фирменного наименования в качестве средства индивидуализации доказательствами производства и реализации уменьшенных моделей автобусов «ПАЗ» другими лицами по лицензии завода.
Президиум СИП, опровергая выводы суда, отметил, что завод не настаивал на факте предоставления исключительного права на свое фирменное наименование лицензиатам, а ссылался на то, что предоставление им неисключительной лицензии на объект авторского права при производстве уменьшенных моделей автобусов марки ПАЗ с обязательным указанием на упаковке выпускаемых товаров обозначения «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”»/«Произведено по лицензии ООО “ПАЗ”» может быть учтено при применении п. 8 ст. 1483 ГК.
Между тем, указал Верховный Суд, при оспаривании регистрации товарного знака на соответствие п. 8 ст. 1483 ГК для разрешения вопроса о возможности учитывать деятельность, осуществляемую не только самим правообладателем, но и связанными с ним хозяйствующими субъектами, необходимо исходить из недопущения смешения между индивидуализирующими функциями товарного знака и фирменного наименования.
В силу п. 1 ст. 1477 ГК товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей отграничения одного участника гражданского оборота от других. Функцию индивидуализации конкретной коммерческой организации в глазах рядовых потребителей по смыслу положений ст. 1473, 1474 ГК выполняет фирменное или сокращенное фирменное наименование. Существенным отличием от других средств индивидуализации, которое воздействует на построение системы правовой охраны фирменного наименования, является то, что в содержание исключительного права на фирменное наименование не входит распорядительное правомочие. Прямое указание в п. 2 ст. 1474 ГК на запрет распоряжения исключительным правом на фирменное наименование отвечает природе этого средства индивидуализации, неразрывно связанного с определенным юридическим лицом. Поскольку исключительное право на фирменное наименование является непередаваемым и неотчуждаемым, действующее законодательство не предусматривает правовых оснований, санкционирующих квалификацию действий третьих лиц по применению обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (отдельных его элементов) правообладателя, в качестве способа использования соответствующего средства индивидуализации по правилам п. 1 ст. 1474 ГК, разъяснил ВС.
Он добавил, что указание на чужое сокращенное фирменное наименование находится за рамками реализации исключительного права на фирменное наименование и представляет собой простое извещение неопределенного круга лиц о присутствии на рынке соответствующей продукции, производимой под контролем правообладателя. Признак реализации исключительного права на товарный знак включает в себя два элемента: осуществление права и распоряжение им. В связи с этим согласно п. 2 ст. 1486 ГК при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак используется третьими лицами на основании лицензионного договора под контролем правообладателя. Вместе с тем Гражданский кодекс не разделяет случаи использования фирменного наименования самим правообладателем и лицензиатом, соотнося с учетом системного толкования указанных норм осуществление права на фирменное наименование исключительно с самостоятельными действиями правообладателя. Таким образом, Верховный Суд не принял во внимание деятельность лицензиатов завода для целей применения положений п. 8 ст. 1483 ГК.
Со ссылкой на п. 138 Постановления Пленума № 10 ВС разъяснил, что основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. В случае если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.
Суд пояснил, что положения п. 6 ст. 1252, п. 8 ст. 1483 ГК направлены на предупреждение возможности введения потребителей в заблуждение и как таковые применяются только в случае фактической возможности столкновения товарного знака с фирменным наименованием, что должно подтверждаться реальностью осуществления правообладателем фирменного наименования до даты приоритета товарного знака деятельности, однородной товарам, в отношении которых знак зарегистрирован. Возникновения права на сокращенное фирменное наименование задолго до подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, подчеркнул ВС.
Отсутствие доказательств использования фирменного наименования заводом до 27 февраля 2014 г. при осуществлении видов деятельности или в отношении товаров, однородных спорной рубрике 28 класса МКТУ, как правомерно посчитал суд первой инстанции, позволило Роспатенту обоснованно отказать в аннулировании регистрации товарного знака со ссылкой на положения п. 8 ст. 1483 ГК. ВС указал, что у кассации не имелось правовых оснований для переоценки доказательственного значения лицензионных договоров от 5 августа 2011 г., от 6 июня 2011 г., так как положенный в основу обжалуемого судебного акта вывод о возможности учета в целях применения п. 8 ст. 1483 ГК действий лицензиатов завода под его контролем при производстве уменьшенных моделей автобусов сделан при неправильном применении п. 1, 2 ст. 1474 ГК. Верховный Суд отменил решение президиума СИП, а решение суда первой инстанции оставил в силе.
Мнения экспертов
В комментарии «АГ» патентный поверенный РФ, управляющий партнер «Башук Чичканов, юридическая фирма» Алексей Башук отметил, что в первую очередь дело привлекает внимание своей нетривиальной процессуальной судьбой, так как нечасто удается встретить дела, где ВС РФ отменяет решение Президиума СИП и поддерживает изначальные выводы Роспатента. Данное дело, заметил он, подтверждает и раскрывает давно известный факт: фирменным наименованием нельзя распоряжаться.
Эксперт пояснил, что, в отличие от споров по товарным знакам, право на фирменное наименование не помогут защитить ни использование под контролем правообладателя, ни наличие лицензионных договоров, ни известность среди потребителей и объемы использования. Также Алексей Башук указал, что в интересах коммерческого юридического лица − обращаться к патентному поверенному и регистрировать наименование компании как товарный знак, чтобы получить более широкий и надежный объем правовой охраны.
Патентный поверенный, советник юридической фирмы «Арно Лигал» Полина Гальцова заметила, что правовая позиция ВС отражает сформированную практику по делам о защите исключительных прав на фирменное наименование, согласно которой суды и Роспатент систематично отказывают в удовлетворении требований о нарушении таких прав при отсутствии у заявителя доказательств фактического осуществления им соответствующей деятельности.
«Судебная коллегия справедливо указала на неправомерность распоряжения правом на фирменное наименование и такой способ его использования, как предоставление лицензии иным лицам. В то же время формулировки, содержащиеся в определении, позволяют предположить, что в теории существует некая возможность учитывать деятельность иных лиц при оспаривании регистрации товарного знака на основании прав на фирменное наименование исходя из недопущения смешения между этими средствами индивидуализации и возможности введения потребителя в заблуждение. Развитие этого тезиса в определении завершается выводом о том, что введение потребителя в заблуждение возможно только в случае реального осуществления правообладателем фирменного наименования фактической деятельности до даты приоритета товарного знака. При этом не дается оценка правового значения каких-либо других обстоятельств, которые могут влиять на возможность введения потребителя в заблуждение, включая широкую известность фирменного наименования», − отметила эксперт.
Полина Гальцова обратила внимание, что правообладатель фирменного наименования приводил довод о его широкой известности, однако согласно практике суды обычно отклоняют этот довод как не имеющий правового значения для этой категории дел. «В этой связи хотелось бы, чтобы Судебная коллегия по экономическим спорам дала более детальные разъяснения о невозможности учета обстоятельства известности фирменного наименования и известности потребителю такой деятельности. При отсутствии таких разъяснений и с учетом выводов из практики, подтвержденных в данном случае ВС РФ, участникам рынка не стоит полагаться лишь на свою репутацию и известность своего фирменного наименования, а своевременно регистрировать товарные знаки в соответствии со своими бизнес-интересами», − резюмировала она.