12 августа Верховный Суд вынес Определение № 310-ЭС24-2757 по делу № А14-13241/2022, в котором разъяснил, что удовлетворение судом требования о запрете использовать в коммерческой деятельности обозначение, содержащееся в чужом товарном знаке, является общим запретом, который не соответствует положениям законодательства и принципу исполнимости судебного акта.
Индивидуальный предприниматель Роман Шамаев является обладателем исключительного права на товарный знак согласно свидетельству РФ № 874504 с приоритетом от 24 августа 2021 г., зарегистрированный в отношении широкого перечня услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.
Предприниматель посчитал, что ИП Ксения Жукова нарушила его исключительное право на товарный знак, предлагая к продаже и рекламируя в интернете и на страницах в соцсетях цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение X.O.FLOWERS, сходное до степени смешения с его товарным знаком. Роман Шамаев обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к Ксении Жуковой о взыскании 740 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Удовлетворяя иск, суды трех инстанций применили положения ст. 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1512, 1514 и 1515 ГК, разъяснения п. 57, 59, 61, 62, 65 и 162 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой ГК РФ», а также п. 41–45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила № 482). При этом они исходили из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак № 874504.
Изучив кассационную жалобу Ксении Жуковой, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС посчитала выводы судов о наличии сходства до степени смешения знака обслуживания истца и использованного ответчиком в деятельности обозначения X.Q.FLOWERS верными. В этой части Верховный Суд не нашел оснований для переоценки выводов нижестоящих судов.
При этом ВС напомнил, что в силу ст. 1477 и 1481 ГК право на товарный знак – т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юрлиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, – ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.
В п. 7.1.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по госрегистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 20 января 2020 г. № 12 (далее – Руководство), разъяснено, что в выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены).
Как следует из смысла п. 3 ст. 1484 ГК, пояснила Судебная коллегия, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрирован знак истца. Идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (п. 45 Правил № 482), выработанные судебной практикой, а также учтены подходы, изложенные в п. 7.2.1–7.2.3 Руководства. Как указано в определении ВС, из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ однородности был осуществлен. Выводы судов относительно однородности услуг сделаны без учета положений ст. 1477, 1481, 1482 и 1477 ГК.
Так, суд первой инстанции указал, что ответчик на интернет-ресурсах предлагал к продаже и рекламировал букеты, на упаковке которых присутствует изображение товарного знака № 874504. Товары и услуги, реализуемые ответчиком и рекламируемые в интернете, маркированные обозначением X.Q.FLOWERS, однородны товарам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Стороны предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.
Однако, подчеркнул ВС, суд первой инстанции не учел, что товарный знак № 874504 зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий), без указания в перечне цветочной продукции. В то же время суд не проанализировал и не уточнил, какая именно деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием обозначения X.Q.FLOWERS, однородна услугам, в отношении которых зарегистрирован этот знак обслуживания.
Апелляционный суд, в частности, заключил, что ответчик незаконно оказывал услуги, отнесенные к 35 классу МКТУ, демонстрируя букеты и цветочные композиции на веб-сайтах и соцсетях, рекламируя товары, поддерживая на протяжении длительного времени информацию и рекламные материалы о товарах (букетах и цветочных композициях) в электронных базах данных. Такая деятельность является аналогичной деятельности истца и соответствует услугам, включенным в 35 класс МКТУ. Истец осуществляет коммерческую деятельность, рекламирует свой товар (букеты и цветочные композиции), являющийся идентичным товару, который демонстрировал на веб-сайтах и в соцсетях ответчик. Фактически, резюмировал Верховный Суд, апелляция оценила идентичность товаров, реализуемых сторонами, и однородность их деятельности, а не однородность (сходных, т.е. выполняющих ту же функцию) услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, которые приведены в перечне регистрации товарного знака № 874504.
Между тем, разъяснила Экономколлегия ВС, фактически осуществляемая истцом деятельность не имеет значения для установления однородности сравниваемых услуг. Смешение определяется применительно к услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания.
Суд апелляционной инстанции, перечислив лишь ряд услуг, включенных в 35 класс МКТУ, не конкретизировал, каким именно услугам, приведенным в перечне регистрации знака обслуживания, однородны оказываемые ответчиком и названные судом услуги: демонстрация букетов и цветочных композиций, их реклама, а также не указал, по каким критериям устанавливается такая однородность.
ВС отметил, что согласно ст. 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. принятая классификация не влияет на оценку однородности товаров и услуг. Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта однородность может существовать также между товаром и услугой. По смыслу Международной классификации товаров и услуг под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, т.е. услуга оказывается третьим лицам.
Как пояснил Верховный Суд, основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, позволяющая покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (ст. 1477, 1481, 1482 ГК). Статья 1482 Кодекса, предусматривая выдачу свидетельства на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, удостоверяющего приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, направлена на обеспечение определенности в отношениях, возникающих в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков (Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2019 г. № 2078-О).
В кассационной жалобе, заметил ВС, Ксения Жукова указывала, что до декабря 2021 г. осуществляла деятельность по составлению цветочных композиций и их реализации, в том числе посредством интернет-ресурсов. Согласно действующей редакции МКТУ товары «цветы, цветочные композиции» относятся к товарам 31 класса МКТУ, а услуги цветочных салонов − к услугам 44 класса МКТУ, тогда как товарный знак № 874504 зарегистрирован только для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ. По мнению заявителя, суды, признав деятельность ответчика по введению в оборот и реализации продукции «цветы, цветочные композиции», а также продвижение с использованием интернет-ресурсов услуг «цветочные салоны, составление цветочных композиций» однородной услугам 35 класса МКТУ, расширили тем самым объем правовой охраны данного знака обслуживания на товары 31 и услуги 44 классов МКТУ, относящиеся к иным родовым группам и имеющие принципиально другие потребительские свойства, функциональное назначение. Ксения Жукова полагала, что реализация, продвижение и реклама собственной продукции не являются оказанием услуг, относящихся к 35 классу МКТУ, поскольку в данном случае услуги третьим лицам не оказываются. Такие же доводы ответчик приводила в судах трех инстанций, однако надлежащая оценка им не была дана, подчеркнуто в определении.
ВС заметил, что Суд по интеллектуальным правам, не устранив допущенные нижестоящими инстанциями недостатки, лишь заключил, что вопреки доводам ответчика суды пришли к мотивированному и основанному на материалах дела выводу об однородности деятельности ответчика и услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.
Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого нарушено исключительное право на конкретный объект интеллектуальной собственности. Таким образом, пояснил Верховный Суд, гражданско-правовая ответственность наступает за доказанный факт нарушения исключительного права. Поскольку в судебных актах не содержится надлежащий анализ однородности деятельности, осуществляемой ответчиком с использованием сходного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации, с соблюдением критериев, определенных нормативными актами и выработанных судебной практикой с применением методологических подходов, факт действительного нарушения ответчиком исключительного права истца, о котором он заявлял, не может быть признан установленным для целей взыскания компенсации.
Кроме того, в соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 57 Постановления Пленума ВС № 10, требование об общем запрете конкретному лицу в будущем использовать средство индивидуализации не подлежит удовлетворению. ВС пояснил, что удовлетворение судом требования о запрете Ксении Жуковой использовать в коммерческой деятельности обозначение XQFLOWERS, содержащееся в товарном знаке № 874504, принадлежащем Роману Шамаеву, является общим запретом, который не соответствует положениям ст. 1250, 1252 ГК, приведенным разъяснениям и принципу исполнимости судебного акта. В итоге Экономколлегия отменила решения судов трех инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В комментарии «АГ» патентный поверенный, советник юридической фирмы «Арно Лигал» Полина Гальцова отметила, что в данном деле обозначена часто возникающая сложность определения однородности услуг по знакам обслуживания, особенно правильного толкования назначения и объема охраны услуг 35 класса МКТУ. Специалисты сталкиваются с неопределенностью в этом вопросе на уровне Роспатента и судов. В практике одновременно встречаются как решения, интерпретирующие формулировки услуг 35 класса в максимально широком смысле, так и отказы в признании прав на товарный знак или факта нарушения, если такие услуги не детализированы, пояснила она.
Эксперт добавила, что Экономколлегия ВС правильно указала на отсутствие анализа однородности услуг ответчика и услуг по товарному знаку истца со стороны нижестоящих судов. По смыслу МКТУ услуга оказывается третьим лицам, при этом аналогичное разъяснение содержится в комментариях ФИПС к 12 редакции МКТУ применительно к 35 классу: «в целях классификации продажа товаров не считается услугой». В связи с этим определение ВС справедливо, так как формирует единый подход к определению объема охраны услуг 35 класса и предотвращает слишком широкое их толкование, подчеркнула Полина Гальцова.
В заключение эксперт отметила, что распространенная практика регистрации товарных знаков и знаков обслуживания для всего перечня без учета сферы бизнеса правообладателя и соответствующей специализации зачастую не вполне корректна и затрудняет в будущем защиту прав, что и подтверждается в данном случае.
Адвокат, партнер и глава практики интеллектуальной собственности юридической фирмы BIRCH LEGAL, старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Тиллинг обратила внимание на вывод Верховного Суда о том, что товарный знак получает правовую охрану в отношении конкретных товаров и услуг, указанных в свидетельстве. Оценить лишь идентичность товаров, реализуемых сторонами, и однородность их деятельности, а не однородность (сходных, т.е. выполняющих ту же функцию) услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, которые приведены в перечне регистрации товарного знака, недостаточно, пояснила она.
ВС отдельно отметил, что фактически осуществляемая истцом деятельность не имеет значения для установления однородности сравниваемых услуг, отметила Екатерина Тиллинг. Смешение обозначений определяется применительно к услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. «В ряде случаев товары и услуги, обозначенные в разных классах, могут быть признаны однородными. Ключевым критерием для определения сходства обозначений по причине однородности товаров или услуг является возможность введения потребителя в заблуждение в отношении их источника происхождения – продавца, производителя товаров и пр. Одним из оснований для признания сходства товарных знаков является взаимозаменяемость товаров или услуг, для которых они зарегистрированы», − пояснила эксперт.
В заключение Екатерина Тиллинг добавила, что комментируемое определение напоминает участникам рынка о необходимости обращать внимание на перечень товаров и услуг, в отношении которых подается заявка на товарный знак. Этот перечень должен корреспондировать фактическим товарам и услугам, которые будут предлагаться потребителю под этим товарным знаком.