Верховный Суд РФ опубликовал Определение
от 17 июня № 300-ЭС23-27880 по делу
№ СИП-570/2022, в котором поддержал позицию Роспатента, ранее признавшего правомерным установление приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту не по дате поступления документов выделенной заявки, а по дате приоритета первоначальной заявки, из которой она была выделена.
Ранее иностранная компания АстраЗенека АБ получила патент РФ № 2643764 на группу изобретений «Способы получения и использования ингибитора SGLT2» по заявке № 2013115635, выделенной из заявки № 2008122558 с приоритетом от 20 мая 2002 г., установленным по дате подачи первой (приоритетной) заявки.
Далее иностранная компания KPKA обратилась в Роспатент с возражением против выдачи такого патента, ссылаясь на несоответствие запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость». Однако Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил патент в силе. Тем самым ведомство сочло, что заявка, по которой выдан оспариваемый патент, является одним из звеньев цепочки последовательно выделенных заявок № 2004137489, № 2008122558, № 2013115635 (далее – заявки № 1, 2 и 3), при подаче каждой из которых было соблюдено условие получения приоритета по выделенной заявке и на дату поступления каждой из них соответствующая первоначальная заявка не была отозвана или признана отозванной и по ней не было принято решение ни о выдаче патента, ни об отказе в его выдаче.
В связи с этим Роспатент признал правомерным установление приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту не по дате поступления документов выделенной заявки № 3 (от 8 апреля 2013 г.), а по дате приоритета первоначальной заявки № 2 (от 20 мая 2002 г.), из которой она была выделена, указав, что заявка № 1 (от 27 июня 2005 г.) не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку стала общедоступной после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту. Таким образом, Роспатент счел, что в своем возражении KPKA не доказала несоответствие группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна».
KPKA обжаловала решение Роспатента в Суд по интеллектуальным правам, который отказался удовлетворять такое заявление. Первая инстанция указала на отсутствие совокупности условий, предусмотренных ч. 1 ст. 198 АПК РФ и являющихся основанием для признания незаконным решения Роспатента в оспариваемой заявителем части. При этом СИП согласился с выводом Роспатента о том, что приоритет группы изобретений по спорному патенту правомерно определен по дате приоритета, установленного для заявки № 2, признанной по отношению к спорной заявке первоначальной и из которой выделена спорная заявка (от 20 мая 2002 г.), отклонив доводы заявителя, которые не были приведены в спорном возражении, по результатам рассмотрения которого принято оспариваемое решение.
Тем самым СИП поддержал позицию Роспатента о том, что одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной, и первоначальной, учитывая наличие цепочки выделенных заявок. Он также обратил внимание, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана или признана отозванной, а также по ней не было принято решение о выдаче патента. При этом патентообладатель выполнил все условия для установления приоритета группы изобретений по всем указанным заявкам по дате подачи приоритетной заявки от 20 мая 2002 г.
Впоследствии Президиум СИП отменил решение первой инстанции и удовлетворил заявление KPKA, признав решение Роспатента не соответствующим отдельным положениям ГК РФ и подп. 2 п. G ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Тем самым он обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя.
Таким образом, Президиум СИП пришел к противоположному выводу о несоблюдении Роспатентом условия определения приоритета изобретения по выделенной заявке со ссылкой на то, что правомерное установление приоритета по выделенным заявкам (по дате приоритета первоначальной заявки) может быть осуществлено только до выдачи патента по первоначальной заявке, в которой раскрыто изобретение. Он добавил, что без специального указания в законе о необходимости учета именно предшествующей заявки учитывается первоначальная заявка, на что указано в подп. 2 п. G ст. 4 Парижской конвенции. На дату поступления выделенной заявки № 3 по заявке № 1 уже был выдан патент, в связи с чем Президиум СИП счел, что этот факт исключает для выделенной заявки № 3 установление даты приоритета по заявке № 1, поэтому датой приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту является дата поступления документов заявки № 3 (8 апреля 2013 г.).
Не согласившись с данным решением, АстраЗенека АБ и Роспатент обратились с кассационными жалобами в Верховный Суд, ссылаясь на допущенные Президиумом СИП при рассмотрении спора нарушения норм материального и процессуального права.
Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отметила, что в суде первой инстанции KPKA не оспаривала выводы Роспатента касательно соответствия группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» и выводы о полноте раскрытия изобретения в материалах заявки, поэтому такие выводы не являлись предметом судебной оценки. ВС также напомнил, что приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в соответствующий госорган первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета, при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной, а выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная ГК возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента (п. 4 ст. 1381 ГК).
Как пояснил Верховный Суд, указанная норма не содержит каких-либо иных условий для сохранения приоритета по самой первой (материнской) заявке, раскрывающей изобретение, для выделенной заявки, поданной на основе более ранней выделенной заявки. Она обусловлена, в том числе, отсутствием препятствий в принятии к рассмотрению заявок, выделенных из ранее выделенных заявок, с сохранением приоритета по первоначальной заявке (в том числе конвенционного приоритета), при этом общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первоначальной (материнской).
«Поскольку вышеуказанные выделенные заявки связаны между собой единой заявкой, они всегда будут иметь одинаковую дату приоритета, и выделенная заявка, поданная на основании более ранней выделенной заявки, будет сохранять приоритет по самой первой (материнской) заявке. При ином толковании подача последующих заявок станет практически невозможна, поскольку они не будут соответствовать такому условию патентоспособности, как новизна по отношению к самой первой заявке, так как самая первая (материнская) заявка будет препятствовать выдаче патента по следующим выделенным заявкам», – подчеркивается в определении.
При этом ВС добавил, что условиями являются сохранение единого приоритета в отношении всех выделенных заявок, а также соблюдение сроков выделения каждой очередной выделенной заявки по отношению к предыдущей выделенной, а не к самой первой, по которой уже может быть выдан патент на какие-то изобретения, заявленные в первоначальной группе. В связи с этим ВС отменил постановление Президиума СИП и оставил в силе решение СИП по первой инстанции.
В комментарии «АГ» адвокат, патентный поверенный, партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры», к.ю.н. Алексей Залесов, представлявший интересы KPKA по данному делу, не согласился с выводами Верховного Суда. «Ознакомившись с полным текстом определения, мы не увидели мотивировки в отношении того, что именно в отменяемом постановлении Президиума СИП не соответствует закону, хотя для отмены в порядке выборочной кассации такое условие обязательно. Примечательно, что анализ подлежащих применению положений патентного права в отменяемом постановлении занял девять страниц текста, а для обоснования противоположного мнения хватило одной», – отметил он.
По мнению адвоката, отменяя постановление Президиума СИП, Экономколлегия ВС не рассматривала указанную в нем совокупность норм права, указав, что «Положения п. 4 ст. 1381 ГК РФ не содержат каких-либо иных условий для сохранения приоритета по самой первой (материнской) заявке <…>. Единственным условием является сохранение единого приоритета в отношении всех выделенных заявок, а также соблюдение сроков выделения каждой очередной выделенной заявки по отношению к предыдущей выделенной заявке, а не к самой первой заявке, по которой уже может быть выдан патент на какие-то изобретения, заявленные в первоначальной группе».
«Ничего подобного в тексте закона нет, – заметил Алексей Залесов. – В частности, отсутствует понятие самой первой (материнской) заявки, но есть единственное релевантное понятие “первоначальная заявка”. Фактически ВС без ссылки на какую-либо норму закона заключил, что у патента, выданного по выделенной заявке, есть две первоначальные заявки, одна – предшествующая, из которой, собственно, осуществлено выделение, другая – “самая первая (материнская)”, от которой отсчитывается 20-летний срок действия патента на изобретение. Возможно ли такое прочтение закона?» – задался вопросом адвокат.
Он добавил, что в плане экономических последствий выводы, изложенные в определении, выгодны крупнейшим патентообладателям, но явно нарушают интересы их конкурентов, так как предоставляют возможность при помощи многократной подачи выделенных заявок в течение всего срока действия патента поддерживать неопределенность в отношении того, какой еще патент (с какой формулой, определяющей объем прав) будет выдан.
По мнению партнера АБ K&P.Group Александра Рубина, ВС сделал обоснованный вывод о единстве приоритета выделенных заявок и материнской (первоначальной) заявки на изобретение, поскольку иная трактовка п. 4 ст. 1381 ГК не позволила бы выделять заявки из ранее выделенных ввиду отсутствия соответствия критерию патентоспособности «новизна». «Вместе с тем иной подход к рассматриваемому делу мог бы быть сформирован ВС, если бы представители КРКА оспорили в своей жалобе не только выводы Роспатента в части соответствия группы изобретений условию патентоспособности “новизна”, но и соответствие выделенной заявки такому условию патентоспособности, как “промышленная применимость”. В рассматриваемом случае предметом разбирательства была исключительно “новизна”, которая, в отличие от “промышленной применимости”, зависит от первоначального приоритета заявки на изобретение», – считает он.
Эксперт добавил, что выводы Верховного Суда по этому делу помогут создать положительную практику применения норм, регламентирующих порядок патентования изобретений в части выделения заявок из ранее поданных и (или) выделенных вкупе с приоритетом их подачи.
Адвокат, партнер и глава практики интеллектуальной собственности юридической фирмы BIRCH LEGAL, старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Тиллинг считает, что комментируемое определение устраняет правовую неопределенность в решении вопроса о порядке определения приоритета по выделенной заявке, а также о том, какая заявка является первоначальной в целях установления приоритета. «Выделенная заявка – это обращение в Роспатент, основанное на самой ранней (материнской) заявке, охватывающей множество различных путей реализации изобретения. Суть подачи таких заявок связана с тем, что в течение срока действия патента, который по общему принципу равен 20 годам, исчисляемым с даты подачи первой заявки, у заявителя может измениться экономический интерес к пути реализации изобретения из числа предусмотренных первой заявкой», – пояснила она.
То есть, пояснила эксперт, если заявитель выявил новое техническое решение, которое является следствием заявленного первоначального решения, то в отношении этого частного решения он может подать выделенную заявк, и решение также подпадет под охрану в группе заявленных изобретений с сохранением даты приоритета по первоначальной заявке. «ВС согласился с многолетним единообразным подходом Роспатента, не допустив тем самым иное ретроспективное толкование закона, предложенное Президиумом СИП. Этот подход заключается в том, что один и тот же заявитель или его правопреемник вправе подавать в ходе процедуры получения патентов выделенные заявки, каждая из которых является выделенной из предыдущей. При этом дата приоритета изобретения сохранятся по самой ранней заявке, в том числе в ситуациях, когда на момент подачи очередной (второй и далее) выделенной заявки по самой ранней заявке уже выдан патент, но на рассмотрении находится ранее выделенная заявка, которая служит первоначальной (предыдущей) для вновь выделяемой», – резюмировала Екатерина Тиллинг.
Партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании «Центральный округ» Зоя Филозоп отметила, что данный спор между двумя фармацевтическими компаниями формально является спором КРКА с Роспатентом, который отказал компании в удовлетворении возражений (по сути – в аннулировании) патента, выданного компании АстраЗенека. «Производитель дженерика был заинтересован в прекращении охраны оригинального препарата и настаивал на том, что новый патент производителя “Форсиги” выдан в отсутствие новизны и промышленной применимости, что в силу закона является обязательным условием патентования. При этом отсутствие новизны КРКА мотивировал ранее выданным патентом АстраЗенеке», – обратила внимание эксперт.
Зоя Филозоп добавила, что конкуренция собственных заявок на выдачу патента – не самый редкий спор. «Защищая продолжающиеся научные изыскания в одной и той же области, компании подают так называемые выделенные заявки, защищаемые с момента подачи первоначальной заявки. В этом деле ВС акцентировал внимание Президиума СИП на правомерное решение Роспатента о том, что для последующей (выделенной) заявки приоритетной может быть не только самая первая заявка в цепочке, но и та, которая следовала за ней. Такое решение дает возможность активной научной деятельности в одном и том же направлении с уверенностью в защите новых разработок, основанных на более ранних патентах», – резюмировала она.