Правительство внесло в Госдуму проект поправок в ст. 1515 ГК РФ (законопроект № 638828-8 РФ), предусматривающий право суда в определенных законом случаях с учетом конкретных обстоятельств дела снижать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак. Законопроект подготовлен во исполнение Постановления КС от 14 декабря 2023 г. № 57-П.
Как ранее сообщалось, Суд по интеллектуальным правам обратился в КС РФ с запросом о проверке конституционности п. 3 ст. 1252 и подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, которые, по его мнению, неправомерно устанавливают неоднократную компенсацию за нарушение права на товарный знак по искам разных, но связанных между собой компаний, которым принадлежат схожие до степени смешения товарные знаки.
Поводом для запроса послужило дело по иску ООО «Максимус» и кипрской компании «Форианелли Трэйдинг Лимитед» к ООО «Фирма “Здоровье”». Заявители указывали на неправомерное использование товарного знака детского травяного чая «Баюшки-Баю» и требовали за это компенсации в размере двукратной стоимости проданного товара, планируя взыскать более 10 млн руб. каждый. При этом фирма «Здоровье» уже возмещала аналогичную компенсацию лицу, аффилированному с указанной кипрской компанией. Взыскатели утверждали, что каждому из них принадлежит различный товарный знак и, несмотря на их схожесть, компенсация в двукратном размере должна быть выплачена всем.
Рассмотрев запрос, Конституционный Суд указал, что само по себе предъявление нескольких требований о компенсации за нарушение исключительного права не является злоупотреблением. Однако при рассмотрении подобных дел суды обязаны учитывать различные фактические обстоятельства, например то, в какой степени связаны между собой правообладатели сходных товарных знаков, в какой мере они могут влиять на решения друг друга и является ли их поведение добросовестным.
Суд подчеркнул, что компенсация за нарушение интеллектуальных прав хотя и является штрафной санкцией, но защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с учетом баланса прав и интересов участников гражданского оборота, с соблюдением требований справедливости, равенства и соразмерности. Соответственно, у судов должна быть возможность снижения компенсации, если ее размер многократно превышает размер убытков правообладателя. Несмотря на это, КС констатировал, что в судебной практике встречается узкое толкование такой позиции, которое приводит к недопустимости снижения компенсации при использовании сходных товарных знаков несколькими правообладателями. В связи с этим КС признал оспариваемые нормы не соответствующими Конституции и обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование соответствующие изменения.
При этом КС отметил, что законодатель не лишен возможности, не ограничиваясь лишь материально-правовыми аспектами регулирования, предусмотреть процессуальные и процедурные механизмы, обеспечивающие рассмотрение вопросов взыскания компенсации с нарушителя прав на сходные до степени смешения товарные знаки в рамках одного судебного дела, с тем, однако, чтобы не устанавливались необоснованные препятствия любому из правообладателей инициировать начало рассмотрения такого дела.
Подготовленный во исполнение данного постановления КС законопроект предусматривает дополнение ст. 1515 ГК новым подп. 4.1, согласно которому в определенных законом случаях суду с учетом конкретных обстоятельств дела предоставляется правомочие на снижение компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости тех же товаров, на которых незаконно размещено тождественное или сходное до степени смешения обозначение.
Предлагается установить, что при определении подлежащего взысканию размера компенсации суд должен учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, соответствие размера компенсации требованиям справедливости и соразмерности, в том числе с учетом размера компенсации, ранее взысканной по иску другого правообладателя. Если суд установит наличие указанных обстоятельств, а также отсутствие разумных экономических оснований для предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме целей использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, то на основании заявления ответчика суд вправе отказать во взыскании компенсации, указано в законопроекте.
Авторы поправки подчеркивают, что законопроект обеспечит соблюдение единообразного подхода к определению размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, рассчитанного исходя из двукратной стоимости контрафактного товара, а также будет способствовать обеспечению баланса охраняемых Конституцией прав и законных интересов. Содержащийся в проекте подход к решению вопроса о реализации Постановления № 57-П/2023 носит общий характер и может быть применен в отношении всех случаев, когда судом рассматривается требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, размер которой определен правообладателем в виде двукратной стоимости контрафактного товара, отмечается в пояснительной записке.
Комментируя законопроект, старший юрист BIRCH LEGAL Анна Лапшина отметила, что озвученный в постановлении КС подход, по сути, был направлен на обеспечение принципа разумного баланса прав и интересов участников оборота и недопущение недобросовестного поведения правообладателей. Однако предлагаемые изменения в ст. 1515 ГК, по ее мнению, как раз не способствуют балансу интересов сторон.
Анна Лапшина указала, что в законопроекте речь идет о ситуациях, когда на рынке сосуществуют сходные товарные знаки, принадлежащие разным правообладателям, и такие товарные знаки одновременно были незаконно использованы нарушителем. «По сути, подобный подход ставит размер компенсации, взыскиваемой одним из правообладателей незаконно использованного товарного знака, в зависимость от факта взыскания компенсации другим правообладателем сходного товарного знака. В этом случае преимущество при взыскании компенсации, а вернее, при определении размера компенсации, получает правообладатель, первым обратившийся с соответствующим иском. Уменьшение компенсации, взыскиваемой в пользу второго правообладателя, позже обратившегося с соответствующим иском, может привести к тому, что размер присужденной ему компенсации не компенсирует фактически причиненных нарушением негативных последствий», – пояснила она.
Также эксперт усомнилась в положении проекта, предоставляющем суду право при оценке аффилированности правообладателей оценивать наличие или отсутствие экономических оснований для предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков: «Прежде всего смущает полное отсутствие критериев для такой оценки, что дает суду крайне широкие пределы для усмотрения».
Патентный поверенный, сооснователь компании «ИНТЕЛАЙТ» Ирина Бабинцева полагает, что законопроект устраняет пробел, сложившийся на практике, когда за одно и то же использование товарного знака нарушитель по факту несет ответственность дважды. Она убеждена, что институт компенсации не должен быть средством обогащения за счет возможного сосуществования сходных товарных знаков.
«В законопроекте предусмотрена возможность снижения компенсации по заявлению ответчика. Считаю, что необходимо наделить суд правом самостоятельно снижать размер компенсации. Это позволит учесть интересы тех ответчиков, которые выбрали путь самостоятельной защиты в суде. Каждый раз при определении размера компенсации суд – заложник общих формулировок про соразмерность, справедливость и т.д. Необходима разработка методологии определения размера компенсации. В этом вопросе у меня большая надежда на привлечение в суде экспертов-оценщиков для установления размера компенсации», – поделилась мнением Ирина Бабинцева.
Адвокат, управляющий партнер МКА «ОСНОВА» Илья Мурылев отметил, что законопроект является содержательным и позволяющим судам учитывать все фактические обстоятельства при рассмотрении споров о компенсации за нарушение прав на товарные знаки, снижая размер такой компенсации при определенных обстоятельствах. По его мнению, поправки смогут решить затронутую КС проблему, однако ряд факторов, подлежащих учету судами, носят субъективный характер и требуется формирование единообразной судебной практики.
Так, Илья Мурылев считает, что положение проекта о возможности суда отказать в компенсации «при отсутствии разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме целей использования такого правообладания исключительно как способа обогащения» является спорным. «На практике предоставление согласия другим лицам на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков не всегда может быть экономически обосновано, и каждый правообладатель субъективно оценивает условия предоставления такого согласия. Данное положение в случае принятия поправок требует выработки позиции ВС РФ по данному вопросу и формирования единообразной судебной практики, в частности о критериях экономического обоснования предоставления согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков», – считает эксперт.